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Además, criterios legales establecidos para resolver la confusión entre una denominación social y una marca o nombre comercial

En el presente artículo analizamos los criterios establecidos recientemente por la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad y Fe Pública (B.O.E. de 8 de julio de 2021) para determinar cuando existe “identidad” entre una denominación social solicitada y otra ya registrada en el Registro Mercantil Central. Dicha Resolución repasa además los criterios legales establecidos para evitar la confusión en el tráfico mercantil entre las denominaciones sociales y los signos distintivos, a los cuales también nos referimos.

1. Función de la denominación social en las sociedades mercantiles, particularmente en las sociedades de capital

La atribución de personalidad jurídica a las sociedades mercantiles, al igual que ocurre con otras entidades a las que también se les reconoce aquélla, impone la necesidad de asignarles un “nombre” que las identifique en el tráfico jurídico como sujetos de derecho y como sujetos responsables (artículo 23.a) de la Ley de Sociedades de Capital – LSC).

Esta función identificadora exige, lógicamente, que la atribución del “nombre” se produzca con carácter exclusivo con el fin de evitar que dos entidades diferentes se identifiquen igual. Por esta razón, en el Derecho societario las leyes consagran ese principio de exclusividad por la vía negativa al prohibir que cualquier sociedad ostente una denominación idéntica a la de otra sociedad prexistente.

2. Identidad absoluta de denominaciones sociales

La constatación de la coincidencia de denominaciones sociales puede verificarse antes de la constitución de la sociedad, en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, a través de lo que se conoce como certificado negativo de denominación social (artículo 7 de LSC) o puede constarle al notario o al registrador mercantil por notoriedad (artículo 407.2 del Registro Mercantil – RM).

En definitiva, nuestro sistema, que concibe a la denominación como un atributo de la personalidad jurídica, sigue en materia societaria el principio de libertad de elección o creación de la denominación social. Esto significa que la denominación -además de no ser contraria a la ley, las buenas costumbres o el orden público- debe ser única y novedosa y no inducir a error. El principio de novedad se instrumenta mediante la prohibición de identidad por lo que se rechazan las denominaciones idénticas a otras preexistentes, es decir, queda descartada la coincidencia plena, duplicidad absoluta o coincidencia textual de denominaciones.

3. Cuasi – identidad o identidad sustancial de denominaciones sociales

Ahora bien, la identidad de denominaciones no se limita al supuesto de coincidencia total y absoluta entre ellas, fenómeno fácilmente detectable, sino que se proyecta a otros casos, no siempre fáciles de precisar, en los que la presencia de algunos elementos coincidentes puede inducir a error sobre la identidad de sociedad.

En efecto, el artículo 408 del RM sienta las bases de lo que ha venido a llamarse la “identidad sustancial” o “cuasi – identidad” en los términos siguientes: “1. Se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

1ª La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.

2ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación.

3ª La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética.

(…)”

La interpretación del concepto de identidad a partir de la finalidad perseguida por el artículo 408.1 del RM nos permite concluir que la prohibición establecida por el artículo 407 del RM pretende evitar confusión en la denominación de las compañías mercantiles.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes llamada, la Dirección General de los Registros y del Notariado o DGRN) ha declarado que, en materia de denominaciones sociales el concepto de identidad debe considerarse ampliado a lo que se llama “cuasi – identidad” o “identidad sustancial”. Al respecto, la Resolución de 21 de junio de 2021 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) ha precisado que se entiende por identidad sustancial de denominaciones “el nivel de aproximación objetiva, semántica, conceptual o fonética que conduzca objetivamente a confusión entre la denominación que se pretende inscribir y otra cuya sustancial proximidad impida a la primera ser un vehículo identificador”.

Si tenemos en cuenta que el fin último de la prohibición de identidad es identificar con un cierto margen de seguridad al sujeto de derecho responsable de determinadas relaciones jurídicas, podemos concluir que nuestro sistema prohíbe la identidad, sea absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple semejanza.

4. Denominación social vs. nombres comerciales y marcas

Por el contrario, en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia, y concretamente en el ámbito de los nombres comerciales y las marcas, la semejanza sí puede estar prohibida porque se pretende evitar en el mercado la confusión de productos o servicios. Y es que no es finalidad primordial del Registro Mercantil la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento jurídico a las normas sobre la protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal, como lo han dejado claro las Resoluciones de 11 de septiembre de 1990, de 24 de febrero de 1999, de 5 mayo de 2015 y de 7 de junio de 2018 de la DGRN).

Debe tenerse bien presente que en principio la denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas. La denominación social como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho; las marcas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa (artículo 4 de la Ley de Marcas), los nombres comerciales como identificadores de la empresa en el mercado y frente a sus competidores (artículo 87.1 de la Ley de Marcas).

Pese a lo antes dicho, se ha reconocido y reclamado la necesidad de una coordinación legislativa entre el Derecho de sociedad y el Derecho de marcas, dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito concurrencial. Esto explica por que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) ofrece base legal para imponer ciertos límites al momento de dar acogida a determinadas denominaciones sociales o marcas, evitando la confusión en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales. En tal sentido, las normas que hoy día persiguen el efecto de que no existan denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos son las siguientes:

1) La disposición adicional decimocuarta de la LM conforme a la cual los órganos registrales mercantiles competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán la denominación o razón social solicitada si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados (es decir, con una marca que se conoce incluso en sectores que nada tengan que ver con los productos o servicios que distingue, o con un nombre comercial conocido en sectores empresariales diferentes al que identifica), salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.

2) El artículo 9.1.d) de la LM se refiere a la pretensión de registrar como marca o nombre comercial la denominación social con que en el tráfico económico se identifique a una persona jurídica. En este caso, no podrán registrarse como marcas, sin la debida autorización, la “denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público”.

3) Relacionado con lo antes indicado, el artículo 34 de la LM establece que, de cumplirse las condiciones fijadas en el apartado 2 de dicho artículo, el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios y, concretamente, según el apartado 3, se podrá prohibir: “d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social”.

4) La disposición adicional decimoséptima de la LM, para el caso de que no hubiera actuado de modo preventivo, “ex ante”, el filtro de la calificación registral (específicamente para los casos en que la marca no sea notoria o renombrada) establece una causa de extinción de la sociedad por violación del derecho de marca, estableciendo que “si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación” (y ello, sin perjuicio del derecho de indemnización establecido en el artículo 44 de la LM).

Todas las normas anteriores deberán ser desarrolladas por una “Ley de denominaciones de personas jurídicas”, según establece la disposición adicional decimoctava de la LM. Dicha Ley está pendiente de aprobación a fecha de hoy.

5. ¿Cómo deben interpretarse los criterios normativos para determinar cuándo existe identidad entre denominaciones sociales?

Detectar la identidad de denominaciones es una tarea eminentemente fáctica, por lo que exige una especial atención a las circunstancias del caso. Este ejercicio implica valorar cuándo el nombre identifica, con cierto grado de seguridad, al sujeto responsable de determinadas relaciones jurídicas.

Los criterios normativos que formula el artículo 408 del RM incorporan conceptos abstractos o indeterminados como los términos o las expresiones “genéricas o accesorias”, “signos o partículas de escasa significación” o “notoria semejanza fonética”. Para la DGSJFP la interpretación razonable de estos criterios normativos es aquella que permita detectar cuando se da la igualdad sustancial, es decir, los supuestos en que el signo o elemento diferenciador añadido o restado a la denominación social inscrita, por su carácter genérico, accesorio, por su parecido fonético, por su escasa significación o relevancia identificadora, no destruyen la sensación de similitud que puede dar lugar a confusión.

6. Casuística: ¿Son idénticas la denominación social solicitada “Six Infomatics, S.L.” con las denominaciones sociales registradas “Sis Informática, S.L.”, “Sik Informática, S.L.” y “Seis Informática, S.L.”?

La Resolución de la DGSJFP analizada, aplicando las consideraciones antes mencionadas, concluye que sí. Indica que aún cuando existen mínimas diferencias gramaticales, la semejanza gráfica y fonética entre los términos “Six Informatics” y los de las otras denominaciones preexistentes “Sis Informática” y “Sik Informática” origina que la denominación solicitada incurra en el supuesto de identidad contemplado en el artículo 408.1.3ª del RM. Además, resalta, que los términos “informatics” e “informática” tienen idéntico significado en inglés y en español.

Finalmente, la citada resolución de DGSJFP señala que, en relación con los términos “Six Informátics” y “Seis Informática”, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Orden de 30 de diciembre de 1991 del Ministerio de Justicia sobre el Registro Mercantil Central, según la cual “cuando la denominación solicitada sea traducción de otra que ya consta en el Registro, sólo se considerará que existe identidad cuando, a juicio del Registrador, se de notoria semejanza fonética entre ambas o socialmente se consideren iguales”.

Un artículo de Ricardo Oliva León.