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Análisis sobre si la aportación del know-how con la intención de constituir una sociedad de capital, debe o no considerarse una aportación de trabajo o servicios.

1. Planteamiento del problema

Una reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) -cuya nueva denominación desde el 29.01.20 es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP)– plantea la cuestión de si la aportación del know-how para constituir una sociedad de responsabilidad limitada debe considerarse una aportación de trabajo o servicios que, de conformidad con el artículo 58.2 de la Ley de Sociedad de Capital (LSC), no puede ser en ningún caso objeto de aportación en una sociedad de capital (SA y SRL), a diferencia de una sociedad civil donde sí es posible aportar trabajo.

En otras palabras, se discute si la aportación del know-how a una sociedad de capital debe calificarse como una modalidad de aportación no dineraria susceptible de integración en el capital social de la sociedad o, por el contrario, debería considerarse como una aportación de trabajo o servicios y por ende ser prohibida de integrarlo.

2. El asunto concreto

El asunto se deriva de la negativa del registrador mercantil IV de Madrid de inscribir la escritura pública de constitución de la sociedad Endi Enterprise, S.L. en la cual uno de sus socios aportaba know-how. El objeto social de dicha sociedad es ser una empresa tecnológica que ofrece trabajo colaborativo virtual, gestión y creación de espacios de trabajo virtuales y proyectos, gestión de recursos humanos y económicos, gestión de tareas, data center, servicios de asistencia virtual, servicios promocionales, de marketing, de publicidad y consultoría de empresas, servicios financieros, servicio y desarrollo de software, y gestión de base de datos (CNAE 620).

De acuerdo con la información consignada en la respectiva escritura pública de constitución, dicho know-how consistía en la información técnica necesaria para diseñar, fabricar, emplear, mantener o comercializar productos o sus elementos con el fin de lograr el proyecto específico. Dicho saber se mantiene en secreto, al igual que el modelo de negocio necesario para la constitución, desarrollo y comercialización de la sociedad, así como la totalidad de sus conocimientos, de su saber especializado y de la experiencia adquirida. Se indica que la aportación del know-how se concreta en el conocimiento de la industria de servicios, marketing e investigación de mercado, y que su aportación se manifiesta en el conocimiento especializado en materia de emprendimiento, desarrollo empresarial, liderazgo y dirección de equipos, el cual es necesario para cumplir con los objetivos de la sociedad. Se valora el know-how en la suma de 44.000€ (cuarenta y cuatro mil euros) y se resalta que la aportación de este a la sociedad es estrictamente necesaria e indispensable para el desarrollo de su actividad.

El registro mercantil consideró que la aportación del know-how a la sociedad, tal como ha sido descrita, parece que se trata de un trabajo o prestación de servicios y, por tanto, no puede ser objeto de aportación. Amparándose en lo establecido por dos normas derogadas (el RD 1750/1987, de 18 de diciembre y en la Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores de 12 de febrero de 1988) el registrador mercantil define el término “know-how” como el conjunto de conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva.

Los socios fundadores de Endi Enterprise, S.L. interpusieron recurso ante la DGRN contra la nota de calificación del registrador mercantil IV de Madrid. El notario autorizante de la escritura no presentó alegaciones.

3. La resolución de la DGRN (hoy DGSJFP) sobre la aportación del know-how

Por Resolución de 4 de diciembre de 2019 (BOE 21.01.20), la DGRN resolvió este asunto estableciendo que el know-how puede perfectamente aportarse a Endi Enterprise, S.L. -y, en general, a cualquier sociedad de capital- ya que, pese a ser un bien inmaterial, cumple con tener carácter patrimonial, ser susceptible de valoración económica y de apropiación y resulta apto para producir una ganancia. Por tanto, su aportación es diferente a la mera obligación de hacer y en tal sentido le resulta de aplicación el artículo 58.1 de la LSC y no el artículo 58.2 de dicha ley.

4. Comentarios sobre la resolución de la DGRN (hoy DGSJFP)

Para determinar que debe entenderse por know-how la Resolución de la DGRN tuvo en cuenta lo establecido por la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y lo resuelto por las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1979 y de 21 de octubre de 2005, todas las cuales relacionan dicho término con el contrato de franquicia y establecen lo siguiente:

• No hay un concepto preciso de know-how el mismo que puede variar con las distintas modalidades de franquicia y según el sector de mercado a que se refiera.
• Se define know-how como saber hacer, metodología de trabajo, técnicas operativas, técnicas comerciales ya experimentadas, conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios del franquiciador, y conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación identificándosele en la presentación de los locales, servicios prestados, productos y políticas de publicidad.
• Se puede decir que el know-how son conocimientos secretos de orden industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa (secreto empresarial).
• El know-how puede tener por objeto tanto elementos materiales como elementos inmateriales.
• Desde un punto de vista más genérico el know-how se conecta con la experiencia -conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación) -con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad.
• En sentido amplio, se define el know-how como conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerzan en conservar evitando su divulgación.
• Son notas caracterizadoras del know-how: (i) el secreto, entendido como difícil accesibilidad (que no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciatario); (ii) valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a elementos aislados sino articulados; (iii) sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); (iv) identificación apropiada; y (v) valor patrimonial.

Por otro lado, llama tremendamente la atención que la resolución de la resolución de la DGRN no haya hecho referencia ni a la Directiva de Secretos Comerciales ni a la Ley de Secretos Empresariales (LSE) y, en su lugar, haya mencionado normas que en mi opinión resultan inaplicables al presente caso (como el Reglamento (CEE) n.º 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia y el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores). Lo cierto es que el know-how no solo se manifiesta en los contratos de franquicia sino que está presente también en cualquier operación y actividad de la economía del conocimiento, es decir, que esté asociada con la innovación.

En cualquier caso, debe tenerse presente que tendrán la consideración de aportaciones no dinerarias (o “in natura”) cualquiera aportación cuyo objeto sea bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica distintos del dinero.  Dado que resulta imposible realizar un listado cerrado de este tipo de aportaciones, a continuación, menciono los bienes y derechos que, por disposición legal y por doctrina de la DGRN, pueden ser objeto de aportación en una sociedad de capital, así como algunos que han sido admitidos en la práctica registral por los registradores mercantiles:

• Muebles e inmuebles (artículo 64 de la LSC).
• Créditos (artículo 65 de la LSC).
• Empresa o establecimiento (artículo 66 de la LSC).
• Intangibles de propiedad industrial como patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales y artísticos, marcas, nombres comerciales y rótulos (artículos 46 a 48 de la Ley de Marcas y artículos 82 a 85 de Ley de Patentes).
• Bienes asimilables a los derechos de propiedad industrial tales como los derechos conferidos por el título de obtención vegetal y los derechos de explotación sobre topografías de productos semiconductores (artículos 20, 23 y 24 de la Ley de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, y artículos 5 y 6 de la Ley de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores).
• El fondo de comercio (Resolución de la DGRN de 31 de octubre de 1986).
• Arrendamiento de local de negocio (artículo 32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos).
• Acciones o participaciones sociales (artículos 107 y 120 de la LSC).
• Letras de cambio, cheques y otros títulos valores (artículos 14 a 24 y 120 a 130 de la Ley Cambiaria y del Cheque).
• Rama de actividad perteneciente a otra sociedad (Resolución de la DGRN de 10 de junio de 1994).
• Capital extranjero.
• Intangibles de propiedad intelectual (el derecho de explotación de una obra).
• Bitcoins y otras criptomonedas.

Por tanto, de acuerdo a la DGSJFP (ex DGRN), a partir de ahora, podemos añadir a este listado inobjetable el know-how.

5. ¿Qué lecciones hemos aprendido sobre la aportación del know-how?

Cuando se pretenda constituir una nueva sociedad o ampliar el capital social de una sociedad preexistente con nuevas aportaciones consistente en un “saber hacer”, hay que describir y formular la aportación no dineraria del know-how de tal modo que quede claro que se trata de una auténtica aportación de conocimientos e informaciones técnicos y experiencias adquiridas de carácter secreto (por ejemplo, la fórmula secreta de un producto alimenticio, los métodos particulares de organización empresarial, etc.) y no una aportación de trabajo o servicios. Téngase en cuenta que la experiencia adquirida por un trabajador no puede considerarse secreto empresarial.

Evidentemente el conocimiento tendrá que enseñarse y transmitirse, lo cual de por sí exige una prestación laboral o de servicios. Sin embargo, dicho conocimiento tiene un valor en sí mismo y el modo de su aprendizaje puede perfectamente incorporarse en un manual de procedimientos dónde se explique cómo adquirirlos sin necesidad de que el aportante deba realizar una prestación de servicios efectiva después de realizada su aportación.

Dado que el know-how no otorga un derecho de exclusiva como las patentes, las marcas o los títulos de obtención vegetal, solo tendrán valor mientras su conocimiento no caiga en el dominio público o sea patentado.

Mi recomendación es asociar con claridad el know-how a los secretos empresariales para lograr, de este modo, la protección establecida para éstos últimos por la LSE que regula su transmisibilidad (artículo 4) y la posibilidad de ser objeto de licencia contractual (artículo 6). Para ello el know-how deberá cumplir con los tres requisitos legales exigidos a los secretos empresariales: (i) ser una información secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para éstas; (ii) tenga un valor comercial, precisamente, por su carácter secreto; y (iii) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

Otra opción es considerar la aportación del know-how como una “prestación accesoria” continuada en el tiempo, máxime su marcado carácter de obligación personalísima (artículo 86 LSC). En dicho caso, al tratarse de una prestación que sólo pueden ser asumida por los socios (no por terceros) estará conectada con la obligación esencial e inderogable de realizar una aportación al capital social.

Un artículo de Ricardo Oliva León.